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□唐春
我们必须对国际知识产权保护体系的复杂程度,有足够的认识和充分的准备,而不能当问题发生之后才急急忙忙地头痛医头、脚痛医脚,从而造成巨大损失。
近日,随着美国对我国展开“301调查”,一场围绕“知识产权”展开的中美贸易纷争拉开了序幕。伴随着此事件的持续发酵,中国企业在知识产权领域如何应对日益复杂的国际环境问题,也重新受到普遍关注。
近年来,随着中国产业国际竞争力的增强,越来越多的企业开始走出国门、开展国际贸易,但在这个过程中,知识产权方面的风险已成为一个重要的制约因素。由于中国企业在这方面的积累目前仍比较薄弱,一旦在海外遭遇知识产权侵权纠纷,将面临非常高的维权成本。总的来说,由于海外专利布局的不足,中国企业在国际贸易中常面临以下几种知识产权风险:
地域差异带来的侵权风险。由于知识产权的地域性以及独立性,同一客体在不同国家的知识产权状态可能不同,在中国或者某些国家可以合法制造、销售的产品,在进入多国市场之前,如果没有在每一个国家对产品涉及的专利、商标、著作权、集成电路布图设计等知识产权法律状态进行充分调查,容易产生侵权风险。
海外并购中的知识产权尽职调查和运营风险。海外并购是我国企业海外直接投资的主要方式,其中被并购企业的知识产权资产往往是并购的动因和并购价格的重要价值承载。但是,一方面,企业在并购前的尽职调查往往不充分,对其在多个国家的知识产权的技术水平或者品牌影响力、权利范围、法律状况了解不够；另一方面,知识产权评估涉及到技术、市场、财务、竞争等多重因素,企业对调查到的知识产权价值的评估能力往往也不足,导致其对并购中的知识产权资产很难进行全面、有效的评估,导致错购,或者支付过高的价格。同时,企业对并购之后的知识产权运营风险也往往估计不足。在国际法律和市场环境中,一方面,被并购方的知识产权与并购方原有的知识产权的整合存在难度；另一方面,在并购之后,如何维系被并购方的核心知识产权继续保值增值也是个很大的问题,尤其是与文化和法律制度关联度较大的商标和著作权的运营。
展会禁令风险。多数地区(比如欧盟)和国家规定,如果在展会中发现涉嫌侵权产品,可以提供初步证据进行投诉,相关行政或者执法部门在进行初步调查后可以给予临时禁令,暂停展品的展出。中国企业近年来频频遭到展会禁令,导致前期参展投入浪费,并且品牌形象受到严重损害,却缺乏有效的前期准备和应对措施。
知识产权贸易壁垒。随着“中国制造”崛起,经常会出现一国的某项产品被中国出口货物几乎垄断的局面。有些国家采取非关税的贸易壁垒,比如把某项技术要求写入产品标准,但符合该项要求的所有方案几乎都在该国专利权人手中,以此增加中国出口商的成本。例如,上世纪九十年代,我国打火机物美价廉,曾占据欧盟普通打火机市场主要份额,为此,欧盟发布标准,要求2美元以下的打火机必须安装童锁装置,而相关专利又在国外公司手中。
累积型创新的知识产权风险。创新往往是一个累积的过程,可以认为包括原始创新和后继创新。中国在科技发展中整体尚处于赶超地位,目前大部分创新属于原始创新基础上的后继创新,其实施有赖于原始创新和在先创新的实施。这其中有两种情况:如果在先创新在我国未获得相应知识产权保护,那么中国企业后续创新产品虽然在国内制造销售时无须获得国外在先创新者的许可,而一旦销往国外则会频频遭遇侵权问题；如果在先创新在我国已获得相应知识产权保护,那么需要签订专利许可合同,合同中往往会包含对后续创新的利用方式、销售市场的限制,如果签订时未加注意,后续创新销往国外的行为往往会因违反合同而遭到起诉。
标准专利风险和外国非司法的知识产权保护风险。实践中,达到某国标准技术要求的解决方案,往往已经被专利保护。如果在生产符合该标准的产品之前,没有注意搜集相关信息,没有判断落入专利保护的可能,没有提前获得标准专利的许可,往往会有标准专利侵权风险。后者如美国的337调查,由在国内有产业的公司提起337条款的处理申请,美国国际贸易委员会对被告作出限制决定,如限制进口等,其性质类似国内行政决定,具有限制内容的选择多样性和程序的快捷性的特点。
总之,与我国知识产权保护制度相比,国际知识产权保护体系的复杂程度要高得多,因此,企业面对上述风险,如果对国际知识产权保护的基本原则和制度的理解不够深入、不够体系化,那么无论是在企业研发过程中,还是在进行国际市场推广时,都很难作出前瞻性、全面性的准备,很难作出恰当的战略规划,往往只有当问题发生之后,才急急忙忙地头痛医头、脚痛医脚,造成巨大损失。因此,面对这些知识产权风险,我国企业和相关部门应在如下几个方面做好准备工作:
在认识层面,需要全面深入、体系化地理解知识产权国际保护的基本原则和制度。目前的知识产权国际保护制度,以《巴黎公约》《伯尔尼公约》《TRIPs协议》等国际条约为基础,其内容包括地域性原则、独立性原则、最低保护原则、专利商标的优先权原则、著作权的自动保护原则等多项基本原则。这些原则构成了知识产权国际保护大厦的基础。虽然多数企业对这些原则都有所耳闻,但常常没能真正重视,因此不但在理论上常常有各种错误认识,在实践上往往也错误百出,造成较大损失。前些年著名的苹果“iPad”商标案,就是因为苹果的法务部门忽视了知识产权地域性和独立性原则,在签订“iPad”商标转让合同时,没有意识到实际上并不存在全球性的“iPad”商标,而只存在分别属于各个国家或者地区的内容和主体各异的“iPad”商标,结果造成其原创品牌产品“iPad”平板在占据了中国大陆的平板市场大量份额后才发现没有依法获得“iPad”商标的尴尬局面。
做好国际知识产权调查,树立知识产权国际保护战略意识。主要包括企业所处行业相关智力成果在各目的国的权利状况和法律环境。以专利为例,要全面地了解主要竞争对手以各种关联公司的名义在各目的国取得的专利,了解其数量、权利范围、法律状态、期限、申请专利主要申请方向、地域、动机,对可能产生的纠纷充分考虑,预先作出国际知识产权战略布局,以获得与竞争对手抗争的实力。对于无法绕开其权利范围的专利,要么绕开其有效地域,要么事先通过各种方法取得其相关的许可,要么取得交叉对抗的实力,例如收购某些具有专利武器的小公司,或者收购权利人产品可能侵权的专利。
善用处理知识产权国际事务的内部机构和外部机构。鉴于国际知识产权事务的复杂性,外向型企业最好建立专门部门处理知识产权国际事务。例如,华为就建立了400余人的知识产权部门,对各个洲和各个主要国家都有专人来应对处理。内部部门的优势是了解本企业的产品技术、行业对手和战略规划,但对复杂的法律实务处理可能经验不足,因此需要与某些有经验的律所尤其是跨国大所建立长期合作联系,在公司决策建立早期就有熟悉相关事务的律师介入,从而将战略规划建立在正确的认识上。
加大知识产权国际保护费用的准确投入。国际保护所需的资金量,跟国内保护完全不是一个数量级,例如,一项发明专利,如果仅仅要在10个国家得到有效保护,也至少需要上百万元的投入。同样,聘请合适的内部人员以及懂行律师的费用,也远远高于国内。因此,企业应当尽早意识到这一点,尽可能充分保障预算,以充分的资金来保障知识产权国际战略的规划和实施。事实上,没有充分的资金投入,最后造成的损失会更大。如果能够制订出比较适当的战略规划和良好的执行体系,在面临国外严苛的知识产权保护措施时,这些费用的投入往往都功不唐捐。
(作者系华东师范大学知识产权学院副院长)
我们必须对国际知识产权保护体系的复杂程度,有足够的认识和充分的准备,而不能当问题发生之后才急急忙忙地头痛医头、脚痛医脚,从而造成巨大损失。
近日,随着美国对我国展开“301调查”,一场围绕“知识产权”展开的中美贸易纷争拉开了序幕。伴随着此事件的持续发酵,中国企业在知识产权领域如何应对日益复杂的国际环境问题,也重新受到普遍关注。
近年来,随着中国产业国际竞争力的增强,越来越多的企业开始走出国门、开展国际贸易,但在这个过程中,知识产权方面的风险已成为一个重要的制约因素。由于中国企业在这方面的积累目前仍比较薄弱,一旦在海外遭遇知识产权侵权纠纷,将面临非常高的维权成本。总的来说,由于海外专利布局的不足,中国企业在国际贸易中常面临以下几种知识产权风险:
地域差异带来的侵权风险。由于知识产权的地域性以及独立性,同一客体在不同国家的知识产权状态可能不同,在中国或者某些国家可以合法制造、销售的产品,在进入多国市场之前,如果没有在每一个国家对产品涉及的专利、商标、著作权、集成电路布图设计等知识产权法律状态进行充分调查,容易产生侵权风险。
海外并购中的知识产权尽职调查和运营风险。海外并购是我国企业海外直接投资的主要方式,其中被并购企业的知识产权资产往往是并购的动因和并购价格的重要价值承载。但是,一方面,企业在并购前的尽职调查往往不充分,对其在多个国家的知识产权的技术水平或者品牌影响力、权利范围、法律状况了解不够；另一方面,知识产权评估涉及到技术、市场、财务、竞争等多重因素,企业对调查到的知识产权价值的评估能力往往也不足,导致其对并购中的知识产权资产很难进行全面、有效的评估,导致错购,或者支付过高的价格。同时,企业对并购之后的知识产权运营风险也往往估计不足。在国际法律和市场环境中,一方面,被并购方的知识产权与并购方原有的知识产权的整合存在难度；另一方面,在并购之后,如何维系被并购方的核心知识产权继续保值增值也是个很大的问题,尤其是与文化和法律制度关联度较大的商标和著作权的运营。
展会禁令风险。多数地区(比如欧盟)和国家规定,如果在展会中发现涉嫌侵权产品,可以提供初步证据进行投诉,相关行政或者执法部门在进行初步调查后可以给予临时禁令,暂停展品的展出。中国企业近年来频频遭到展会禁令,导致前期参展投入浪费,并且品牌形象受到严重损害,却缺乏有效的前期准备和应对措施。
知识产权贸易壁垒。随着“中国制造”崛起,经常会出现一国的某项产品被中国出口货物几乎垄断的局面。有些国家采取非关税的贸易壁垒,比如把某项技术要求写入产品标准,但符合该项要求的所有方案几乎都在该国专利权人手中,以此增加中国出口商的成本。例如,上世纪九十年代,我国打火机物美价廉,曾占据欧盟普通打火机市场主要份额,为此,欧盟发布标准,要求2美元以下的打火机必须安装童锁装置,而相关专利又在国外公司手中。
累积型创新的知识产权风险。创新往往是一个累积的过程,可以认为包括原始创新和后继创新。中国在科技发展中整体尚处于赶超地位,目前大部分创新属于原始创新基础上的后继创新,其实施有赖于原始创新和在先创新的实施。这其中有两种情况:如果在先创新在我国未获得相应知识产权保护,那么中国企业后续创新产品虽然在国内制造销售时无须获得国外在先创新者的许可,而一旦销往国外则会频频遭遇侵权问题；如果在先创新在我国已获得相应知识产权保护,那么需要签订专利许可合同,合同中往往会包含对后续创新的利用方式、销售市场的限制,如果签订时未加注意,后续创新销往国外的行为往往会因违反合同而遭到起诉。
标准专利风险和外国非司法的知识产权保护风险。实践中,达到某国标准技术要求的解决方案,往往已经被专利保护。如果在生产符合该标准的产品之前,没有注意搜集相关信息,没有判断落入专利保护的可能,没有提前获得标准专利的许可,往往会有标准专利侵权风险。后者如美国的337调查,由在国内有产业的公司提起337条款的处理申请,美国国际贸易委员会对被告作出限制决定,如限制进口等,其性质类似国内行政决定,具有限制内容的选择多样性和程序的快捷性的特点。
总之,与我国知识产权保护制度相比,国际知识产权保护体系的复杂程度要高得多,因此,企业面对上述风险,如果对国际知识产权保护的基本原则和制度的理解不够深入、不够体系化,那么无论是在企业研发过程中,还是在进行国际市场推广时,都很难作出前瞻性、全面性的准备,很难作出恰当的战略规划,往往只有当问题发生之后,才急急忙忙地头痛医头、脚痛医脚,造成巨大损失。因此,面对这些知识产权风险,我国企业和相关部门应在如下几个方面做好准备工作:
在认识层面,需要全面深入、体系化地理解知识产权国际保护的基本原则和制度。目前的知识产权国际保护制度,以《巴黎公约》《伯尔尼公约》《TRIPs协议》等国际条约为基础,其内容包括地域性原则、独立性原则、最低保护原则、专利商标的优先权原则、著作权的自动保护原则等多项基本原则。这些原则构成了知识产权国际保护大厦的基础。虽然多数企业对这些原则都有所耳闻,但常常没能真正重视,因此不但在理论上常常有各种错误认识,在实践上往往也错误百出,造成较大损失。前些年著名的苹果“iPad”商标案,就是因为苹果的法务部门忽视了知识产权地域性和独立性原则,在签订“iPad”商标转让合同时,没有意识到实际上并不存在全球性的“iPad”商标,而只存在分别属于各个国家或者地区的内容和主体各异的“iPad”商标,结果造成其原创品牌产品“iPad”平板在占据了中国大陆的平板市场大量份额后才发现没有依法获得“iPad”商标的尴尬局面。
做好国际知识产权调查,树立知识产权国际保护战略意识。主要包括企业所处行业相关智力成果在各目的国的权利状况和法律环境。以专利为例,要全面地了解主要竞争对手以各种关联公司的名义在各目的国取得的专利,了解其数量、权利范围、法律状态、期限、申请专利主要申请方向、地域、动机,对可能产生的纠纷充分考虑,预先作出国际知识产权战略布局,以获得与竞争对手抗争的实力。对于无法绕开其权利范围的专利,要么绕开其有效地域,要么事先通过各种方法取得其相关的许可,要么取得交叉对抗的实力,例如收购某些具有专利武器的小公司,或者收购权利人产品可能侵权的专利。
善用处理知识产权国际事务的内部机构和外部机构。鉴于国际知识产权事务的复杂性,外向型企业最好建立专门部门处理知识产权国际事务。例如,华为就建立了400余人的知识产权部门,对各个洲和各个主要国家都有专人来应对处理。内部部门的优势是了解本企业的产品技术、行业对手和战略规划,但对复杂的法律实务处理可能经验不足,因此需要与某些有经验的律所尤其是跨国大所建立长期合作联系,在公司决策建立早期就有熟悉相关事务的律师介入,从而将战略规划建立在正确的认识上。
加大知识产权国际保护费用的准确投入。国际保护所需的资金量,跟国内保护完全不是一个数量级,例如,一项发明专利,如果仅仅要在10个国家得到有效保护,也至少需要上百万元的投入。同样,聘请合适的内部人员以及懂行律师的费用,也远远高于国内。因此,企业应当尽早意识到这一点,尽可能充分保障预算,以充分的资金来保障知识产权国际战略的规划和实施。事实上,没有充分的资金投入,最后造成的损失会更大。如果能够制订出比较适当的战略规划和良好的执行体系,在面临国外严苛的知识产权保护措施时,这些费用的投入往往都功不唐捐。
(作者系华东师范大学知识产权学院副院长)